Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại việt nam và rủi ro pháp lý

I. Quy định pháp lý về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

1| Khái niệm về nhãn hiệu

Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật SHTT 2005) định nghĩa nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Từ định nghĩa này có thể thấy rằng chức năng quan trọng nhất của nhãn hiệu là chức năng phân biệt các hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, nhãn hiệu còn có những chức năng cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, giúp cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm này có cơ hội tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Do đó, qua việc sử dụng nhãn hiệu, người tiêu dùng có thể nhận biết được sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể tạo nên ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Mặc dù theo định nghĩa trên, nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào dùng đển phân biệt hàng hóa, dịch vụ nhưng một trong những điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam là nhãn hiệu đó có thể nhìn thấy được. Do đó, những dấu hiệu không thể nhận biết bằng mắt như dấu hiệu về âm thanh hay mùi vị vẫn chưa được xem xét để bảo hộ tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, ngoài việc bảo hộ những nhãn hiệu “truyền thống” như hình ảnh, từ ngữ,… thì nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu đăng ký bảo hộ đối với những nhãn hiệu “phi truyền thống”, tức là dấu hiệu không nhìn thấy được. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, ví dụ như ở Hoa Kỳ, cũng như nhiều Hiệp định được ký kết liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã có những quy định về bảo hộ nhãn hiệu như nhãn hiệu âm thanh, mùi vị,…Vì vậy, pháp luật về sở hữu trí tuệ cần có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến vấn đề bảo hộ những nhãn hiệu “phi truyền thống” này để phù hợp với quy định quốc tế cũng như đáp ứng nhu cầu của các chủ thể có nhãn hiệu cần bảo hộ.

2| Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

(a) Khái niệm và lợi ích của chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật SHTT 2005 thì “Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”. Mà nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp, vì vậy khái niệm chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi quyền sử dụng của mình.

Ta biết rằng, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không những đem lại lợi ích thương mại cho bên chuyển quyền mà còn mang đến những cơ hội, lợi ích cho bên nhận chuyển quyền. Thứ nhất, đối với bên chuyển quyền thì chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một trong những hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu thể hiện qua việc chủ sở hữu sẽ nhận được một lợi ích vật chất cho việc chuyển quyền này. Bên cạnh đó, thông qua việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền thì bên chuyển quyền có cơ hội tiếp cận thị trường mới, thu hút lượng lớn người tiêu dùng làm cho họ biết đến sản phẩm của mình. Và quan trọng hơn là không phải trường hợp nào chủ sở hữu nhãn hiệu cũng khai thác nhãn hiệu một cách hiệu quả, do đó bằng việc thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu một mặt có thể tránh được trường hợp buộc chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, mặt khác có thể nhận được khoản phí chuyển quyền do bên nhận chuyển quyền chi trả.

Không những thế, việc chuyển quyền sử dụng còn mang lại những lợi ích kinh tế cho bên nhận chuyển quyền. Ta biết rằng hiện này, có một số trường hợp, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một phần của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trong khi đó, phần lớn việc nhượng quyền thương mại này đến từ những tập đoàn lớn trong và ngoài nước mà sản phẩm của họ đã có sự phát triển, công nhận nhất định trên thị trường. Việc nhận nhượng quyền thương mại trong đó có bao gồm việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, giúp cho bên nhận nhượng quyền được phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên nhãn hiệu, công nghệ, phương pháp kinh doanh đã được biết đến rộng rãi trên thị trường. Hơn nữa, điều này có thể giúp họ tiết kiệm được nguồn lực, thời gian cho quá trình sáng tạo, phát triển nhãn hiệu và đem nhãn hiệu này tiếp cận đến thị trường tiêu dùng.

(b) Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Mặc dù chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được xem là thỏa thuận giữa các bên nhưng pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn có những quy định liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Thứ nhất, quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. Tức là pháp luật chỉ hạn chế chuyển quyền đối với nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể và hạn chế chuyển giao nhãn hiệu này cho các chủ thể không phải là thành viên của tổ chức. Tuy nhiên, các thành viên trong cùng một tổ chức vẫn được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể này cho nhau.

Thứ hai, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép. Điều này có nghĩa là trong mọi trường hợp kể cả khi hai bên có ký kết Hợp đồng độc quyền về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì bên nhận chuyển quyền muốn chuyển giao lại cho bên thứ ba vẫn phải có sự cho phép của bên chuyển quyền.

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

3| Quy định về Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu

Khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì các bên bắt buộc phải lập hợp đồng bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật SHTT 2005. Quy định của Luật Sở hữu trí hiện hành căn cứ vào phạm vi quyền mà chia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thành hai loại là hợp đồng độc quyền và hợp đồng không độc quyền. Sự khác biệt giữa hai loại hợp đồng này là phạm vi quyền sử dụng nhãn hiệu và quyền của chủ sở hữu được ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba. Bên cạnh đó, pháp luật còn đưa vào một loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng khác khi bên chuyển quyền trong hợp đồng này là bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng ban đầu, đó là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.

Một vấn đề cần quan tâm là việc đăng ký đối với Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Theo khoản 2 Điều 148 Luật SHTT 2005, hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận của hai bên, điều này có nghĩa là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng theo quy định tại khoản 3 Điều này thì đăng ký hợp đồng là điều kiện có hiệu lực đối với bên thứ ba. Tuy nhiên, pháp luật về sở hữu trí tuệ lại không có định nghĩa “bên thứ ba” là những chủ thể nào. Bên thứ ba ở đây có thể hiểu là bên cung cấp, có quan nhà nước, khách hàng hay còn có những chủ thể khác. Việc hiểu đúng khái niệm về bên thứ ba giúp cho bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng một cách đúng đắn, nếu không sẽ dẫn đến trường hợp mặc dù là thủ tục không bắt buộc nhưng muốn hợp đồng có hiệu lực đầy đủ thì vẫn buộc phải đăng ký. Vì chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế không chỉ liên quan đến các bên trong hợp đồng mà còn có sự tham gia, liên quan đến những chủ thể khác.

Theo khoản 1 Điều 144 Luật SHTT 2005 thì Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu phải bao gồm các nội dung cơ bản như tên, địa chỉ của các bên, dạng hợp đồng, phạm vi chuyển giao, giá chuyển giao,…. Hơn nữa, pháp luật cũng quy định không được đưa các điều khoản gây bất lợi đối với bên nhận chuyển quyền và nếu trong hợp đồng xuất hiện những điều khoản đó thì các điều khoản này mặc nhiên bị vô hiệu. Các điều khoản gây bất lợi này được quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật SHTT 2005 như sau:

Thứ nhất, điều khoản bất lợi liên quan đến việc buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó.

Thứ hai, bên chuyển quyền trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Hơn nữa, bên chuyển quyền buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

Cuối cùng là điều khoản cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Pháp luật hiện hành đưa ra một loạt những quy định cấm việc đưa ra các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền nhằm mục đích để bảo vệ quyền lợi của bên nhận chuyển quyền như quyền được khiếu kiện, quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ,… ; và cũng nhằm hạn chế sự độc quyền của chủ sở hữu trong quá trình chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

II. Thực trạng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và rủi ro pháp lý

1| Thực trạng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

Tính tới thời điểm hiện tại, sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp là những đối tượng chủ yếu của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chủ tại Việt Nam. Theo thống kê trong hầu hết các năm thì tổng số lượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ cao hơn so với tổng số hợp đồng chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Trong khi, sáng chế có thời gian bảo hộ là hai mươi năm nhưng không được gia hạn hay thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là năm năm và chỉ được gia hạn hai lần thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng mười năm và có thể gia hạn không hạn chế số lần, điều này dẫn đến giá trị, lợi ích kinh tế cho việc khai thác quyền đối với nhãn hiệu là rất lớn. Đây có thể là nguyên nhân cho việc số lượng đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ngày càng nhiều.

Theo thống kê năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ thì trong năm 2019, có hơn 200 đơn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hơn nữa, mỗi hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể bao gồm nhiều nhãn hiệu mà bên chuyển quyền muốn chuyển giao. Ngoài những hợp đồng chuyển quyền mới được đăng ký thì hằng năm nhiều chủ thể còn đăng ký gia hạn hợp đồng này để có quyền tiếp tục sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là hợp đồng không bắt buộc phải đăng ký nên nếu chỉ dựa trên những số liệu đã thống kê tại Cục sở hữu trí tuệ thì không thể xác định chính xác số lượng hợp đồng chuyển quyền này trên thực tế.

Mặt khác, khi các bên thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì như đã nêu, trong hợp đồng được ký kết phải có điều khoản về giá chuyển giao quyền sử dụng vì đây được xem là một điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng. Pháp luật hiện hành không đưa ra bất kỳ quy định nào liên quan đến mức giá trần, giá sàn hay điều khoản về định mức giá chuyển giao. Do đó các bên sẽ được tự do thỏa thuận về mức giá, miễn là trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể hiện điều khoản này. Trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký hiện nay, giá chuyển quyền hầu hết là 0 VNĐ; 1 USD; hay có thể là tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng doanh thu quyết toán hay giá trị sản xuất quyết toán cho năm liền kề trước đó của bên nhận chuyển giao.

2| Rủi ro pháp lý

Thứ nhất, rủi ro về việc các điều khoản bị vô hiệu khi thể hiện nội dung hạn chế quyền. Như đã trình bày thì các bên không được không được thỏa thuận các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật SHTT 2005. Nếu trong hợp đồng có tồn tại những thỏa thuận hạn chế quyền của bên nhận chuyển nhượng thì điều khoản đó mặc nhiên vô hiệu. Các điều khoản vô hiệu sẽ dẫn tới hậu quả là hợp đồng ký kết bị vô hiệu một phần nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong Hợp đồng, do đó hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp luật và các điều khoản còn lại trong hợp đồng vẫn có tính ràng buộc đối với các bên. Vì vậy, các bên cần cân nhắc, thảo luận các điều khoản trong hợp đồng để hạn chế phạm vi hợp đồng vô hiệu cũng như tối đa hóa lợi ích các bên.

Bên cạnh đó, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có nguy cơ vô hiệu. Nếu bên chuyển nhượng thỏa thuận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu đó thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bị vô hiệu do đối tượng của hợp đồng không thực hiện được (Điều 408 Bộ luật Dân sự 2015). Hoặc trường hợp bên nhận chuyển quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bên chuyển quyền thì hợp đồng này - hợp đồng thứ cấp sẽ bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật.

Hơn nữa, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu còn có nguy cơ bị vô hiệu khi nhãn hiệu chưa được đăng ký bảo hộ. Theo quy định thì quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được phát sinh trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ và chỉ có chủ sở hữu mới được chuyển giao quyền sử dụng của mình. Do đó, nếu chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chưa phát sinh quyền sở hữu trên thực tế nên chủ thể chưa đủ điều kiện để được phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà giao dịch này yêu cầu chủ thể có quyền sở hữu nhãn hiệu. Một tổ chức, cá nhân muốn nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này thì trước khi ký hợp đồng phải yêu cầu bên chuyển quyền chứng minh với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Nếu các bên vẫn chấp nhận ký kết hợp đồng chuyển quyền này mặc dù bên chuyển quyền chưa được xem là chủ sở hữu nhãn hiệu thì phải chấp nhận rủi ro hợp đồng đó có nguy cơ vô hiệu.

Khi tham gia vào một quan hệ hợp đồng bất kỳ nào thì khó tránh khỏi vấn đề xảy ra tranh chấp. Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có nhãn hiệu là một trong những tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại khoản 3 Mục IA Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP. Trên thực tế, tranh chấp này thường phát sinh khi một hoặc các bên vi phạm liên quan tới những vấn đề như vi phạm nghĩa vụ thanh toán, vi phạm về phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền, vi phạm trong việc đảm bảo kinh doanh trên nhãn hiệu đã chuyển giao,…

Tóm lại, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã không còn là vấn đề mới và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay đã có những quy định phù hợp với hiệp định quốc tế và đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều bất cập tồn tại liên quan đến hoạt động này, đặc biệt là việc quy định không rõ ràng và chưa thực sự phù hợp trong thực hiện quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Vì vậy, đòi hỏi cần phải có những quy định, chính sách phù hợp với sự phát triển cũng như làm giảm gánh nặng về thủ tục hành chính đối với hoạt động này.